Правовая охрана секретов производства

Секрет производства (ноу-хау) – это методы организации производства, научно-технические решения, любая оригинальная технологическая, производственная, финансово-экономическая и другая информация, которая может быть объектом гражданского оборота и которой могут владеть несколько независимых правообладателей.

Вместе с тем в российском законодательстве однозначно не определена правовая природа ноу-хау. Ноу-хау имеет смешанную правовую природу и ряд признаков интеллектуальной и промышленной собственности. Кроме того, секрет производства непосредственно связан с коммерческой тайной и правом на пресечение недобросовестной конкуренции.

Ноу-хау подлежат охране, если они обладают некоторыми признаками: выражены в объективной форме, передаваемы (способны к гражданскому обороту), имеют коммерческую ценность.

Авторы трудов по интеллектуальной собственности не выработали однозначную позицию касательно правовой природы ноу-хау.

Например, А.Е. Шерстобитов выделяет секреты промысла (ноу-хау) и включает их в иные результаты интеллектуальной деятельности. А.Е. Шерстобитов относит секреты производства к объектам интеллектуальной собственности научно-технической и производственной сферы: это обособленный объект, не входящий ни в промышленную собственность, ни в авторское право на другие технические результаты (такие как топологии и программы ЭВМ).

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерческой тайне) секрет производства в России охраняется с момента установления режима коммерческой тайны.

Одна из популярных позиций – это отождествление или смешение ноу-хау с коммерческой тайной, как это происходит в законодательствах многих государств. Данная позиция основана на том, что ноу-хау не обязательно является комплектным, технологичным и формализованным объектом, а вполне может быть просто информацией финансового, технологического и административного характера.

Коммерческая тайна по праву США означает информацию, включающую в себя формулу, шаблон, компиляцию, рецепт, программу, устройство, метод, дизайн, технику или процесс. Данная информация получает независимую экономическую ценность, фактическую или потенциальную, во-первых, в силу неизвестности третьим лицам, которые могут получить экономическую выгоду от ее раскрытия или использования, во-вторых, если правообладателем приложены усилия, разумные в данных обстоятельствах, для сохранения своей секретности.

В США коммерческая тайна охраняется единообразными законами штатов о коммерческой тайне и относительно новым Федеральным законом от 11.05.2016 «О защите коммерческой тайны» (далее – Закон США), который установил федеральную юрисдикцию по спорам. В указанном Федеральном законе предусмотрены меры по обеспечению исков, включая изъятие материальных носителей и других предметов у нарушителя для предотвращения распространения секретной информации и ограничения причиненного ущерба.

Между тем данный Закон был охарактеризован как величайшее событие для развития интеллектуальной собственности.

Директива ЕС 2016/43 Европейского парламента и Совета ЕС от 08.06.2016 о защите нераскрытых секретов производства и коммерческой тайны против их незаконного приобретения, использования и раскрытия проводит разграничение между понятиями «коммерческая тайна» (trade secret) и «секрет производства» (know how).

В соответствии с Директивой коммерческая тайна охватывает ноу-хау, а также коммерческую, технологическую, любую финансовую и организационную информацию. О.И. Макаревич и М.А. Денисенко пишут: «Отсюда следует вывод, что наднациональное законодательство в ЕАЭС признает объектом права интеллектуальной собственности коммерческую тайну, хотя и завуалировано».

Парижская конвенция предусматривает право на пресечение недобросовестной конкуренции. Соглашение ТРИПС содержит в перечне объектов закрытую информацию. В науке отмечается, что положения о закрытой информации Соглашения ТРИПС позволяют говорить об охране ноу-хау (секрета производства) на международно-правовом уровне, в том числе путем установления режима коммерческой тайны.

Из практических примеров видно, что ноу-хау и коммерческая тайна иногда означают одно и то же, а иногда – совершенно разные вещи. Например, сведения о заключенных контрактах или применяемый в XX веке во многих японских компаниях порядок организации труда (кайдзен – японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни), а также методы управления персоналом теоретически могли быть признаны ноу-хау.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 № С01-922/2017 по делу № А33-28905/2016 можно увидеть, что суд после перечисления норм ГК о секретах производства переходит к коммерческой тайне и необходимости установления режима с соблюдением всех пунктов.

Одновременно принимаются во внимание нормы ГК РФ о ноу-хау и Закон о коммерческой тайне, несмотря на то, что в ст. 1465 ГК РФ указано, что установление коммерческой тайны применяется «в том числе», а не как единственно возможный вариант.

В отношении отождествления коммерческой тайны и ноу-хау можно привести следующее возражение. Цели создания ноу-хау и коммерческой тайны могут отличаться, поскольку ноу-хау должно быть способно к гражданскому обороту как объект промышленной и интеллектуальной собственности, а для коммерческой тайны оборотоспособность не требуется.

Кроме того, коммерческая тайна зачастую хоть и содержится на материальном носителе и вполне может быть реализована, однако нередко сохранение коммерческой тайны происходит не в целях ее реализации третьим лицам.

Вместе с тем ноу-хау не обладает технической сложностью, типичной для объектов промышленной собственности. Объекты промышленной собственности, как правило, должны иметь изобретательский уровень, в отличие от ноу-хау.

Коммерческая тайна, в свою очередь, не подразумевает наличия технической составляющей. В зарубежной практике в trade secret входят данные о контрагентах, поставщиках, условиях работы, фактах заключения контракта и т.д., что не может пониматься как секрет производства.

Режим коммерческой тайны по своему смыслу является условием для возникновения прав на ноу-хау у правообладателя и, кроме того, режимом охраны, который требуется с его стороны.

Правовая охрана ноу-хау (система нормативно закрепленных средств и методов правового регулирования) имеет двойственный характер: с одной стороны, она руководствуется Законом о коммерческой тайне, с другой стороны – актами о недобросовестной конкуренции.

Коммерческая тайна и ноу-хау имеют разную сущность, они не сходны ни по каким критериям, кроме неизвестности третьим лицам и своей формы. Режим коммерческой тайны установлен для правообладателей секретов производства, скорее, из-за удобства и частичного формального сходства двух объектов. Однако нельзя отрицать и пересечение понятий: действительно, коммерческая тайна шире, чем ноу-хау.

Иными словами, все ноу-хау охраняются при установлении режима коммерческой тайны, но не любая коммерческая тайна может быть признана ноу-хау.

Кроме того, некоторые авторы полагают, что ноу-хау защищается по модели права собственности: так, правом на ноу-хау могут обладать два независимых изобретателя, также предусмотрена ответственность за недобросовестное приобретение ноу-хау и др.

Коммерческая тайна не имеет признаков собственности: это не объект, а закрытая информация об объекте. Ноу-хау же обладает признаками собственности, вещи.

В судебной практике США еще в прошлом веке существовали решения, которые подтверждали, что ноу-хау охраняется правом собственности , а Закон США утвердил обеспечительные меры в виде изъятия материалов, что является характерным для обязательственных отношений. В то же время нормы об изъятии можно трактовать как изъятие из чужого незаконного владения. Исходя из вышесказанного, считаем, что в законодательстве стоит разграничить коммерческую тайну и ноу-хау.

Ноу-хау определен как результат интеллектуальной деятельности и вовсе не отнесен законодателем к объектам интеллектуальной собственности, как предполагается некоторыми авторами. Ноу-хау вряд ли можно рассматривать с позиции авторского права как объект.

Во-первых, на ноу-хау не устанавливаются права автора и какие-либо неимущественные права.

Во-вторых, возникновение ноу-хау возможно только в корпоративных отношениях: субъект, обладающий правами на секрет производства, является юридическим лицом, поэтому режим установления охраны усложнен по сравнению с режимом для авторских прав, где требуется только создание объекта охраны.

Парижская Конвенция содержит в перечне объектов охраны «право на пресечение недобросовестной конкуренции».

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) к актам недобросовестной конкуренции относятся, наряду с иными действиями, такие действия субъекта, как неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в коммерческой деятельности и распространение сведений, раскрывающих информацию, которая составляет коммерческую тайну.

Положения о коммерческой тайне имплементированы в законодательство о промышленной собственности в ряде европейских стран: Италии, Португалии, Франции. В Германии и Польше аналогичные нормы о коммерческой тайне включены в институт недобросовестной конкуренции.

Таким образом, право на пресечение недобросовестной конкуренции – способ борьбы с последствиями нарушения интеллектуальных прав, а не объект промышленной собственности в соответствии со ст. 1 Парижской конвенции, где право на пресечение недобросовестной конкуренции обозначено как объект.

Рассмотрим позицию по соотношению ноу-хау и объектов промышленной собственности.

В правовой системе Российской Федерации, несмотря на то, что требования к сложности, технической составляющей секрета производства не предъявляются, действуют другие требования.

Значение ноу-хау в сфере бизнеса так же велико, как и значение патента, учитывая ряд преимуществ и формализацию данных, которая требуется для патента, но не является требованием для ноу-хау.

По мнению Г. Штумпфа, ноу-хау не является какой-либо формой промышленной собственности, так как не подразумевает наличие исключительного права у правообладателя.

Право на ноу-хау теоретически и практически может возникнуть одновременно у нескольких субъектов независимо друг от друга, а легкость утраты исключительного права на ноу-хау, несмотря на его длительную охрану, позволяет говорить об исключительном праве только в период действия режима коммерческой тайны (по факту в период сохранения конфиденциальности).

Сама по себе конфиденциальность не должна быть определяющим фактором, обеспечивающим охрану ноу-хау, основной фактор – это коммерческая ценность, возможность извлечения коммерческой пользы.

Так же считает О.В. Добрынин. По его мнению, ноу-хау имеют реальную коммерческую ценность, независимо от неизвестности их третьим лицам. Ноу-хау охраняется только в режиме его секретности, недоступности для других, но распоряжаться, извлекать прибыль из него могут одновременно несколько правообладателей.

Л.Г. Блинова в своей диссертации приводит другие аргументы: «Поскольку ноу-хау нигде не регистрируется, сведения о нем не публикуются, никакого правоустанавливающего документа на него не выдается, постольку нет оснований говорить об исключительном праве его владельца».

Техническая сложность не является определяющим признаком объектов промышленной собственности. Фирменные наименования и наименования мест происхождения не наделены технической сложностью. В то же время товарные знаки и другие объекты промышленной собственности используются юридическими лицами без регистрации прав на них, не обеспечивая защиту от посягательств третьих лиц. Диспозитивность в этом вопросе схожа с правом на ноу-хау, за исключением того, что ноу-хау с момента разглашения больше не охраняется от посягательств третьих лиц.

Основное определяющее различие ноу-хау и объектов промышленной собственности в установлении режима охраны.

Таким образом, можно говорить о наличии некоторых сходств ноу-хау с объектами промышленной собственности. Ноу-хау можно определить как объект промышленной собственности, не требующий регистрации.

Режим коммерческой тайны не является обязательным для ноу-хау, но накладывает отпечаток и делает ноу-хау специфичным, тогда как объекты промышленной собственности, как и ноу-хау, охраняются антимонопольным законодательством.

Судебная практика доказывает этот факт: до сих пор проверяется, есть ли гриф «коммерческая тайна» на носителе, хотя тенденция к упрощению режима все же имеется.

Договор о передаче ноу-хау не закреплен в законодательстве как поименованный, поэтому возникает ряд сложностей в идентификации такого договора. Предметом договора становятся на практике различные услуги, а оплатой – роялти и паушальный взнос, что характерно для договора франчайзинга.