Правовая охрана коммерческих обозначений и фирменных наименований

Впервые упоминание о коммерческом обозначении появилось в российском законодательстве 26.01.1996 с введением ч. II ГК РФ, а именно в гл. 54, которая регламентирует положения о коммерческой концессии.

Потребовалось еще 10 лет, чтобы законодатель попытался раскрыть признаки и содержание прав на коммерческое обозначение как объект гражданского оборота, а равно определить его место в системе интеллектуальной собственности. Формально с появлением п. 4 гл. 76 ГК РФ была завершена дискуссия о соотношении коммерческого обозначения с фирменным наименованием: нетождественные друг другу самостоятельные средства индивидуализации.

С.Н. Гаврюшкин, анализируя нормы ГК РФ, приходит к выводу, что «коммерческое обозначение – это обозначение, обладающее достаточными различительными признаками, новизной и известностью в пределах определенной территории как обозначение одного или нескольких предприятий (имущественных комплексов) одного правообладателя, использование которого позволяет потребителю выделить (индивидуализировать) данное предприятие (-я) среди аналогичных предприятий других лиц (п. 1 ст. 1538, п. 1, 2 ст. 1539 ГК РФ)».

В настоящее время правам на коммерческое обозначение уделен п. 4 гл. 76 ГК РФ, который состоит из четырех статей.

Так, в ст. 1538 ГК РФ раскрывается определение коммерческого обозначения, а именно: юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц.

П. 2 ст. 1538 ГК РФ предусмотрено, что коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий, но для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 № С01-843/2015 по делу № А60-934/2015 коллегия приходит к выводу, что, «таким образом, под коммерческим обозначением понимается символ, не являющийся фирменным наименованием, используемый субъектом предпринимательской деятельности в целях индивидуализации своего торгового, промышленного или иного предприятия как имущественного комплекса, подлежащий правовой охране в силу известности на определенной территории, не требующий регистрации в специальном реестре».

То есть формально законом урегулированы положения о коммерческом обозначении и в принципе выделены основные его отличительные признаки. Так почему же на практике все-таки возникает сложность в защите прав на коммерческое обозначение, а именно в определении способов доказывания, что используемое обозначение (словесное, изобразительное или комбинированное), как правило, на вывеске магазина и в рекламном продвижении, в своей деятельности, является именно коммерческим?

Хорошую оценку в своем Постановлении от 06.02.2017 № С01-1267/2016 дал Суд по интеллектуальным правам по делу № А63-1658/2016, четко прописав: «Суд кассационной инстанции обращает внимание, что товарный знак и коммерческое обозначение являются самостоятельными объектами правовой охраны (п. 1 ст. 1225 ГК РФ), а также то, что обозначение, фактически используемое, по мнению антимонопольного органа, предпринимателем для обозначения принадлежащих ему автосервисов может быть признано охраняемым законом коммерческим обозначением только при условии его соответствия критериям, предусмотренным ст. 1538 и 1539 ГК РФ, в частности обладает достаточными различительными признаками.

Иными словами, не всякое обозначение, указанное на вывеске предприятия, например «продовольственный магазин» на вывеске торгового предприятия розничной торговли продуктами питания, является охраноспособным коммерческим обозначением». И данный вывод действительно очень важен для правильной оценки обозначений своей деятельности со стороны предпринимателей.

Т.Г. Клочун обращает внимание, что необходимость в охране прав на коммерческое обозначение обусловлена тем, что его использование чрезвычайно удобно для субъектов малого бизнеса, которые желают индивидуализировать себя в гражданском обороте, но не имеют юридической и фактической возможности.

Сложная, дорогостоящая и длительная процедура, связанная с регистрацией товарных знаков и фирменных наименований, необходимость приведения российского законодательства в соответствие с требованиями международных договоров также являются дополнительными факторами для введения коммерческого обозначения.

Действительно, ранее право на коммерческое обозначение и право на фирменное наименование являлись тождественными и почти всегда употреблялись как понятия синонимы. После того как гражданское законодательство претерпело изменения в части интеллектуальной собственности, данные права были конкретизированы, для каждого из них были выделены отдельные главы.

Так, например, в Постановлении ФАС Уральского округа от 16.11.2009 № Ф09-3543/09-С6 по делу № А60-1448/2008  указано, что «до введения в действие ч. IV ГК РФ (01.01.2008) такой вид индивидуализации юридического лица, как коммерческое обозначение, нормами гражданского законодательства не регламентировался, правовая охрана исключительного права на коммерческое обозначение не обеспечивалась».

Тесная связь прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение усматривается из норм ст.ст. 1476, 1541 ГК РФ, так, п. 1 ст. 1476 ГК РФ гласит: «Фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения. Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения».

А в соответствии с п. 1 ст. 1541 ГК РФ «исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование».

Однако на практике зачастую возникают проблемы с применением норм, регулирующих положения средств индивидуализации. Многие юристы, практикующие в области интеллектуальной собственности, давно ждали от высшего органа более подробных и четких разъяснений норм, относящихся к объектам промышленной собственности, для их правильного и единообразного применения.

В Постановление № 10 правам на коммерческое обозначение выделено 2 пункта: 177-178, содержание которых не открыло ничего нового, тем самым не решило ни одного из множества вопросов касаемо данного объекта.

Например, в п. 177 дополнены положения ст. 1538 и 1539 ГК РФ, а именно что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и т.д.) и охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31.12.2007 (независимо от того, когда употребление обозначения началось). На самом деле указанные разъяснения нельзя назвать резонансными и «много объясняющими».

Считаем, что законодателю необходимо конкретизировать способы и круг доказательств, достаточных для подтверждения даты начала использования прав на коммерческое обозначение.

Это же касается и п. 178, который дополнил ст. 1540 ГК РФ, указав, что бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе, что исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Возвращаясь к вышесказанному, исчисление данного срока на практике почти не представляется возможным, и поэтому недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности могут злоупотреблять своими правами исходя из принципа «старшинства права», тем самым нанося вред добросовестным правообладателям исключительных прав, например, на товарный знак, схожий до степени смешения при ведении однородной деятельности.

Как известно, фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации и прекращается в момент исключения фирменного наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности последнего либо изменением его фирменного наименования, при этом законодательством не допускается распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права его использования (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).

А вот коммерческое обозначение не подлежит государственной регистрации, поэтому момент начала и окончания его использования для дальнейшей охраны установить довольно сложно.

Так как коммерческое обозначение должно быть неразрывно связано с предприятием, возникает вопрос: как быть при отчуждении предприятия, а соответственно, и коммерческого обозначения, в состав которого входит фирменное наименование? К сожалению, на данный момент законодательство содержит пробел в урегулировании подобных ситуаций.

Еще одна проблема в защите коммерческого обозначения заключается в определении территории его действия, ввиду того что, согласно п. 2 ст. 1539 ГК РФ, «не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее», а по общему правилу, предусмотренному ст. 1231 ГК РФ, территория действия исключительных прав – Российская Федерация.

То есть это словесное обозначение с указанием организационно правовой формы, подлежащей регистрации, действующее на территории всей Российской Федерации.

Параграфом 2 гл. 76 части IV ГК РФ «Право на товарный знак и право на знак обслуживания» предусмотрено, что в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ), а также что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

То есть товарным знаком также может быть словесное, и не только, обозначение, зарегистрированное надлежащим образом и действующее на территории всей Российской Федерации.

Однако основной, отличительной характеристикой, как рассматривалось ранее, является то, что коммерческое обозначение неразрывно связано с предприятием – имущественным комплексом и не подлежит регистрации как фирменное наименование или товарный знак.

Возникает вопрос: территорией действия коммерческого обозначения является вся Российская Федерация или все-таки определенная территория, на которой расположен имущественный комплекс, неразрывно связанный с коммерческим обозначением, который, в свою очередь, подлежит регистрации и имеет конкретный адрес места нахождения (ст. 132 ГК РФ, ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)?

Ответ на данный вопрос можно попробовать найти исходя из международных положений о коммерческом обозначении.

Особенность его заключается в том, что оно не подлежит регистрации, и территориальная сфера его действия ограничена местом нахождения предприятия, т.е. оно имеет локальный характер, дополнительное к фирменному наименованию значение.

Согласно общему правилу, право на коммерческое обозначение не признается исключительным, его защита осуществляется обычно по нормам законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции. Но, например, в Германии и Швеции, так же как и в Российской Федерации, коммерческое обозначение является средством индивидуализации и на него возникают исключительные права в силу его фактического использования.

Однако, ввиду того что в большинстве случаев торговая деятельность лица осуществляется путем организации той или иной правовой формы юридического лица, чаще всего коммерческие обозначения становятся охраноспособными посредством их регистрации.

З.Р. Кат в своей работе «Исключительные права на коммерческое обозначение за рубежом» достаточно подробно останавливается и рассматривает понятие «коммерческое обозначение» в абсолютно разных странах и в конце приходит к выводу: «Исследование опыта зарубежных стран в определении правовой природы и регулирования права на коммерческое обозначение позволяет сделать ряд важных признаков.

Во-первых, в мировой законодательной практике отсутствует единое понимание такой категории, как коммерческое обозначение.

Во-вторых, в законодательстве рассмотренных нами стран используются различные подходы при соотношении и описании правовых режимов коммерческих обозначений и фирменных наименований, при этом ряд стран использует дополнительные, схожие с названными средства индивидуализации предприятия.

В-третьих, не во всех странах коммерческие обозначения приравниваются к объектам интеллектуальной собственности.

В-четвертых, нет единства в перечне оснований возникновения права на рассматриваемые средства индивидуализации.

Более того, даже в случае предъявления требования о государственной регистрации коммерческих обозначений такая регистрация не во всех странах имеет правообразующее значение».

В России наиболее приемлемым является толкование п. 1 ст. 1540 ГК РФ, так как, с одной стороны, исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации, не действует за пределами Российской Федерации, а, с другой стороны, на территории Российской Федерации не действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося за пределами территории Российской Федерации (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2012 № 13АП-7268/12).

Это теория, а теперь приведем практический пример.

У юридического лица, территориально расположенного в Челябинской области, зарегистрировано словесное обозначение «АРМАДА» (свидетельство на товарный знак № 378292), которое является и названием торгового комплекса, и фирменным наименованием юрлица.

Собственнику становится известно, что на территории Российской Федерации, в различных субъектах, расположены и ведут деятельность несколько торговых центров с использованием в названии словесного обозначения «АРМАДА», зарегистрированного у них в качестве товарного знака.

Согласно ст. 1479 ГК РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Правообладатель обращается в суд за защитой своих нарушенных прав. Однако суды устанавливают, что использование словесного обозначения «АРМАДА», схожего до степени смешения с товарным знаком истца, при осуществлении однородной деятельности сторонами законно используется ответчиком в качестве коммерческого обозначения торгового центра в Липецкой области.

К такому же выводу приходит суд относительно другого торгового центра и соответственно юридического лица, но только уже в Воронежской области.

Возникает вопрос: а как быть с введением потребителя в заблуждение?

Как указал Суд по интеллектуальным правам в своем Постановлении от 06.08.2015 № С01 570/2015 по делу № А41-28961/2014, «Суд при рассмотрении настоящего дела обоснованно исходил из того, что Гражданский кодекс РФ не содержит перечень обстоятельств, которые могут пониматься как введение потребителя в заблуждение, и не содержит перечня тех случаев, которые могут рассматриваться как вводящие в заблуждение относительно товара или его изготовителя».

Но ведь получается, что человек, перемещаясь по стране или, например, в сети Интернет, четко будет уверен, что торговые комплексы с одноименным названием наверняка принадлежат одному юридическому лицу по типу сети.

В этом случае считаем, что судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам в кассационной инстанции в своем Постановлении от 05.12.2018 по делу № А14-19259/2017 абсолютно правильно указала: «Также признает ошибочным вывод судов о том, что, так как истец и ответчик осуществляют свою деятельность в разных регионах Российской Федерации, следовательно, у российского потребителя отсутствует опасность смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком».

Соответственно, отдаленность друг от друга субъектов не может рассматриваться как невозможность введения потребителя в заблуждение.

Также назревает вопрос, возможно ли разным юридическим лицам использовать одно коммерческое обозначение, ничем не отличающееся от товарного знака, принадлежащего другому юридическому лицу, в разных субъектах, при этом абсолютно не быть уникальным, как требует того законодатель, говоря о коммерческом обозначении?

В протоколе заочного собрания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 28.04.2018 № 21 отражено: предлагается дополнить круг обстоятельств, подлежащих установлению, следующим: обладают ли отдельные элементы коммерческого обозначения индивидуализирующим качеством? При этом он отмечает, что нормы об индивидуализирующем качестве отдельных элементов фирменного наименования нет в п. 8 ст. 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождества или сходства до степени смешения с отдельными элементами коммерческого обозначения.

При этом в литературе отмечается, что коммерческое обозначение обладает старшинством по отношению к товарному знаку, и по этой причине применение товарного знака на той территории, где коммерческое обозначение обладает известностью, будет нарушать права обладателя исключительного права на коммерческое обозначение.

Коммерческое обозначение как объект индивидуализации очень сложный по своей правовой природе. Возможно, это обусловлено тем, что законодательно очень много пробелов в регулировании вопросов, связанных с возникновением прав на данный объект интеллектуальной собственности, а также тем, что много схожего с другими средствами индивидуализации.

В своей работе «Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим  обозначением» А.А. Тюлькин приходит к следующему выводу: «Исходя из изложенного, под коммерческим обозначением следует понимать ставшее известным на определенной территории обозначение, которое индивидуализирует модель организации предпринимательской деятельности, основанную на определенном имущественном комплексе, а также сам имущественный комплекс, если он является готовым результатом предпринимательской деятельности и объектом, подлежащим предоставлению в пользование или отчуждению».

Представляется, что именно такое определение коммерческого обозначения полноценно раскрывает содержание определяемого понятия.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что положение прав на коммерческое обозначение законодательно раскрыто не до конца. При изучении и сравнении с другими средствами индивидуализации остается много вопросов, но мало ответов на них.

Данные пробелы можно будет устранить только после пересмотра законодательства в части исключительных прав на средства индивидуализации и ответа на вопрос, имело ли смысл выделять коммерческое обозначение в отдельный институт, или эффективнее было бы им усилить положения о фирменном наименовании по примеру большинства зарубежных стран. Ведь по своей сути коммерческое обозначение напрямую связано именно с имуществом, чего нет у фирменного наименования.

Очевидно, что законодатель должен уделить внимание этой проблеме, поскольку в определенных моментах коммерческое обозначение, исходя из «принципа старшинства права», может являться грозным оружием при злоупотреблении правом, для того чтобы избежать ответственности за нарушение товарного знака, лишении товарного знака правовой охраны. При этом потребителей будут продолжать вводить в заблуждение.