Экспертиза заявки на изобретение по существу

Основанием для начала экспертизы заявки на изобретение по существу является выполнение трех условий: завершение формальной экспертизы с положительным результатом, удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы по существу, поданного заявителем, и уплата пошлины за проведение экспертизы по существу в установленном размере.

Проверка начинается с исследования документов заявки на изобретение, включает приведенные ниже этапы проверки и завершается в большинстве случаев принятием по заявке решения о выдаче патента на изобретение и существенно реже – решения об отказе в выдаче патента на изобретение или решения о признании заявки отозванной.

“По существу” означает, что при проведении экспертизы по существу выявляется сущность изобретения – совокупность существенных признаков изобретения, обеспечивающих получение технического результата при использовании изобретения. Сущность изобретения принимается во внимание при проведении различных проверок на стадии экспертизы по существу.

Для того чтобы выявить сущность изобретения, эксперт исследует материалы заявки, знакомится с выбранным заявителем прототипом – объектом, в котором воплощено ближайшее к патентуемому изобретению техническое решение, уясняет техническую проблему (задачу), которую решил изобретатель, и технический результат, который ожидается от использования изобретения, после чего приступает к проверкам.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

• проверку соблюдения требования единства изобретения (п. 1 ст. 1375 ГК РФ);
• проверку соответствия изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
• проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1350 ГК РФ;
• проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 ГК РФ;
• проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
• проверку соответствия формулы изобретения требованиям, предусмотренным подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ;
• проверку соответствия заявленного в качестве изобретения объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем, условию патентоспособности “техническое решение” (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);
• проверку промышленной применимости заявленного изобретения (п. 4 ст. 1350 ГК РФ);
• проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям новизны и изобретательского уровня в соответствии с п. п. 1 – 3 ст. 1350 ГК РФ;
• проверку новизны изобретения;
• проверку изобретательского уровня изобретения.

Приведенная последовательность проверок не является обязательной при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, но часто используется в практике экспертизы как наиболее рациональная.

Первая проверка – проверка соблюдения требования единства изобретения – осуществляется по формуле изобретения. Дальнейшая экспертиза по существу проводится в отношении формулы изобретения, соответствующей требованию единства изобретения.

На втором этапе проводятся однотипные проверки, которые целесообразно осуществлять одновременно, так как методология их проведения едина. Эксперт должен убедиться в том, что заявленный объект не относится к объектам, не патентуемым в качестве изобретения, в том числе:

• не относится к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ);
• не относится к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (п. 6 ст. 1350 ГК РФ);
• не относится к решениям, которые не являются изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ).

Случаи, когда заявка относится к объектам, исключенным из охраны в качестве изобретений, редко встречаются в правоприменительной практике. Если второй этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к третьему этапу.

На третьем этапе эксперт должен убедиться в том, что:

• сущность изобретения раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи (подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ), с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
• формула изобретения соответствует требованиям, предъявляемым к ней подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ;
• объект, заявленный в качестве изобретения, выраженный формулой, предложенной заявителем, соответствует условию патентоспособности “техническое решение” (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);
• изобретение соответствует условию “промышленная применимость”.

Если третий этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к проведению информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники (четвертый этап), после чего осуществляется проверка новизны (пятый этап) и изобретательского уровня изобретения (шестой этап). Если все этапы завершены с положительным результатом, Роспатент принимает по заявке решение о выдаче патента и выдает патент (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Если в ходе экспертизы по существу будет установлено, что необходимо запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых невозможно дальнейшее проведение экспертизы по существу, заявителю направляется запрос, ответ на который должен быть представлен заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса (п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

Если заявителем не представлены запрашиваемые сведения или сведения представлены с нарушением установленного срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Производство по заявке прекращается. Срок представления запроса может быть продлен или восстановлен в том же порядке, который предусмотрен для стадии формальной экспертизы.

Несоответствие изобретения хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения является препятствием для выдачи патента. Если в процессе экспертизы такое препятствие выявлено, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Заявителю предоставляется шестимесячный срок, исчисляемый со дня направления такого уведомления, в течение которого заявитель может представить свои доводы по мотивам уведомления. Доводы заявителя могут изменить предварительный вывод экспертизы о невозможности выдать патент на противоположный вывод, если будут признаны убедительными.

По результатам рассмотрения доводов принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке. Решение Роспатента о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент (п. 3 ст. 1387 ГК РФ).