Экспертиза заявки на полезную модель по существу

Основанием для начала экспертизы заявки на полезную модель по существу является выполнение двух условий. Формальная экспертиза заявки на полезную модель должна завершиться с положительным результатом, и уплата пошлины за проведение экспертизы заявки на полезную модель по существу должна быть произведена в установленном размере.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу – это (как и в случае заявки на изобретение) проверка соблюдения требований, предъявляемых к полезной модели и к раскрытию полезной модели в описании.

Проверка начинается с исследования документов заявки на полезную модель, включает приведенные ниже этапы проверки и завершается принятием по заявке решения о выдаче патента на полезную модель, решения об отказе в выдаче патента на полезную модель или решения о признании заявки отозванной.

Как и в случае экспертизы заявки на изобретение по существу, при проведении экспертизы заявки на полезную модель по существу выявляется сущность полезной модели, т.е. совокупность существенных признаков полезной модели, обеспечивающих получение технического результата при использовании устройства, в котором воплощена полезная модель.

Для того чтобы выявить сущность полезной модели, эксперт исследует материалы заявки, знакомится с выбранным заявителем прототипом – объектом, в котором воплощено ближайшее к патентуемой полезной модели техническое решение, уясняет техническую проблему (задачу), которую решил изобретатель, и технический результат, который ожидается от использования полезной модели при ее воплощении в устройстве, после чего приступает к проверкам.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу включает:

• проверку соблюдения требования единства полезной модели (п. 1 ст. 1376 ГК РФ);
• проверку соответствия полезной модели требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
• проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1351 ГК РФ;
• проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1351 ГК РФ;
• проверку достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
• проверку соответствия формулы полезной модели требованиям, предусмотренным подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ;
• проверку соответствия объекта, заявленного в качестве полезной модели, выраженного формулой, предложенной заявителем, условию патентоспособности “техническое решение, относящееся к устройству” (п. 1 ст. 1351 ГК РФ);
• проверку промышленной применимости (п. 4 ст. 1351 ГК РФ);
• проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка ее соответствия условию новизны в соответствии с п. п. 1 – 3 ст. 1351 ГК РФ (далее – проверка новизны);
• проверку новизны полезной модели.

Приведенная последовательность проверок не является обязательной при проведении экспертизы заявки на полезную модель по существу, но часто используется в практике экспертизы как наиболее рациональная. Несоответствие полезной модели хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели является препятствием для выдачи патента.

Этапы проверок по заявкам на полезные модели также совпадают с этапами проверок по заявкам на изобретения.

Первый этап – проверка соблюдения требования единства полезной модели.

На втором этапе проводятся однотипные проверки в отношении заявленного в качестве полезной модели объекта:

• не относится ли этот объект к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ);
• не относится ли этот объект к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей (п. 6 ст. 1351 ГК РФ);
• не относится ли этот объект к объектам, которые не являются полезными моделями (п. 5 ст. 1351 ГК РФ).

Если второй этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к третьему этапу.

На третьем этапе эксперт должен убедиться в том, что:

• сущность полезной модели раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи (подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ), с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
• формула полезной модели соответствует требованиям, предъявляемым к ней подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ;
• объект, заявленный в качестве полезной модели, выраженный формулой, предложенной заявителем, соответствует условию патентоспособности “техническое решение, относящееся к устройству” (п. 1 ст. 1351 ГК РФ);
  – полезная модель соответствует условию “промышленная применимость”.

Если третий этап завершается с положительным результатом, эксперт переходит к проведению информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники (четвертый этап), после чего осуществляется проверка новизны полезной модели (пятый этап).

Если все этапы завершены с положительным результатом, Роспатент принимает по заявке решение о выдаче патента (п. 2 ст. 1390 ГК РФ) и выдает патент на полезную модель (п. 1 ст. 1393 ГК РФ).

Если в ходе экспертизы по существу будет установлено, что необходимо запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых невозможно дальнейшее проведение экспертизы по существу, заявителю направляется запрос, ответ на который должен быть представлен заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Срок представления ответа на запрос может быть продлен или восстановлен в том же порядке, как и по заявке на изобретение.

Несоответствие полезной модели хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели является препятствием для выдачи патента.

Однако, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель такое препятствие выявлено, по заявке на полезную модель заявителю не направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности полезной модели. Направление такого уведомления по заявке на полезную модель ГК РФ не предусмотрено. По заявке сразу направляется решение об отказе в выдаче патента на полезную модель (п. 2 ст. 1390 ГК РФ).

Решение Роспатента о выдаче патента на полезную модель, об отказе в выдаче патента на полезную модель или о признании заявки на полезную модель отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент в том же порядке, в котором подается возражение на решение, принятое по заявке на изобретение (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 3 ст. 1387 ГК РФ).

Содержание проверок, предусмотренных п. п. 2, 3, 4, 8 по заявкам на полезные модели, полностью совпадает с содержанием проверок, проводимых по тем же основаниям по заявкам на изобретения. Содержание остальных проверок по заявкам на полезные модели существенно отличается от содержания аналогичных проверок, проводимых по заявкам на изобретения. Ниже рассмотрены отличительные черты этих проверок.