Условия и основания выдачи принудительной лицензии в российском праве

Российское законодательство предусматривает институт принудительной лицензии. На практике он до сих пор не получил существенного применения. Закон (ст. 1362 ГК РФ) устанавливает два основания (случая) выдачи принудительной лицензии.

Первым основанием является отказ патентообладателя предоставить принудительную лицензию на условиях устоявшейся практики при одновременном наличии следующих условий:

• сам правообладатель не использовал (недостаточно использовал) изобретение в течение четырех лет, полезную модель – трех лет;
• такое поведение правообладателя привело к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ и услуг на рынке.

Условия выдачи принудительной лицензии в данном случае сформулированы недостаточно четко. Например, указание на устоявшуюся практику как основной критерий оценки допустимости отказа в выдаче лицензии на добровольных началах. Непонятно, о чьей и какой практике в данном случае идет речь.

Можно предположить, что имеется в виду практика самого правообладателя. Но в таком случае, во-первых, вряд ли получится говорить о втором обязательном условии – недостаточности товаров на рынке. Если разработки активно лицензируются правообладателем, то можно предположить, что они используются в различных продуктах.

Во-вторых, возникает вопрос: что делать, если в выдаче лицензии отказывает субъект, который сам никакими способами (в том числе посредством лицензий) не коммерциализует патентоохраняемый объект? Если спорный патентоохраняемый объект не имеет близких аналогов, то каким образом определять устоявшуюся практику?
Сам по себе критерий недостаточности товаров также является спорным. Как было отмечено выше, п. “а” ст. 31 Соглашения ТРИПС предусмотрел, что выдача принудительной лицензии должна основываться на индивидуальных характеристиках объекта.

В то же время в п. 1 ст. 1362 ГК РФ такой критерий не сформулирован. Закон говорит лишь о недостаточности неких инновационных товаров, создаваемых с использованием патентоохраняемого объекта, и не уточняет, есть ли в таких товарах потребительский спрос, не говоря уже об их существенном социально-экономическом значении.

С другой стороны, установлен дополнительный в сравнении с ТРИПС временной критерий – продолжительность неиспользования. Дополнительные проблемы может создать положение абз. 2 п. 1 ст. 1362 ГК РФ, согласно которому суд принимает решение о выдаче принудительной лицензии, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование обусловлено уважительными причинами. Что следует понимать под такими причинами?

Затраты на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности как процесс трансформации таких объектов в товар и последующего их вовлечения в хозяйственный оборот иногда в 10 – 100 раз превышают затраты на разработку новых технологий .

Очевидно, что во многих случаях изобретатели не обладают необходимыми ресурсами и оборудованием для подобного использования объекта. Привлечь средства извне для них, как правило, также весьма проблематично. Допустимо ли в таком случае говорить об уважительной причине? Представляется, что ответ должен быть утвердительным.

Однако такое решение вопроса делает норму п. 1 ст. 1362 ГК РФ недейственной и препятствует реализации ее функции в системе законодательства – обеспечить динамичное обращение ОИС, имеющих значение для развития экономики.

Второе основание для выдачи принудительной лицензии закреплено в п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Речь в данном случае идет также об отказе правообладателя выдать лицензию на условиях, соответствующих установившейся практике.

Отличаются лишь условия:

• иной патентообладатель не может использовать свой патентоохраняемый объект, на который он имеет исключительное право, без согласия на то первого правообладателя;
• зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом.

Законодатель прямо указал, что в силу п. 2 ст. 1362 ГК РФ принудительную лицензию может получить лишь обладатель прав на зависимый патентоохраняемый объект, представляющий существенное усовершенствование основной разработки. Понятие зависимых патентоохраняемых объектов раскрыто в ст. 1358.1 ГК РФ. Оно в полной мере соответствует определению патентоохраняемых объектов, на которые может быть выдана принудительная лицензия в соответствии с п. 2 ст. 1362 ГК РФ.

Компания A получает патент на важное изобретение. Затем компания B существенно усовершенствует изобретение и получает патент на это усовершенствование. Однако она не может использовать свой патент, так как без патента A усовершенствование не работает, а нарушать патент A компания B не вправе.

Зависимым, в частности, может быть признано изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение; изобретение, формула которого отличается от формулы другого запатентованного изобретения, имеющего более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

Ситуация касается так называемых кумулятивных инноваций, под которыми понимаются разработки, опирающиеся на изобретения предыдущих поколений . Данную норму в целом следует признать конструктивной. Отказывая в доступе к использованию основного патента, правообладатель пресекает возможности по практическому внедрению значимых усовершенствований, разработанных правообладателем зависимого патента. Тем самым он создает препятствия на пути научно-технологического прогресса.

Институт принудительной лицензии, основывающийся на объектном критерии, в данном случае служит обеспечению кумулятивного процесса. Принципиально важно при этом, чтобы лицензия выдавалась только в том случае, когда подобное зависимое изобретение представляет собой существенное преимущество. На практике должен поддерживаться высокий стандарт соответствия. В ином случае возможны различные злоупотребления со стороны “последователей”.

Исследование института принудительной лицензии в России не следует ограничивать ст. 1362 ГК РФ. Российское законодательство предусматривает и иной случай выдачи принудительной лицензии. Статья 1360 ГК РФ закрепляет право Правительства РФ разрешать в интересах обороны и безопасности использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.
С одной стороны, механизм вмешательства правительства в сферу господства патентообладателя установлен по аналогии с институтами реквизиции и изъятия земель для государственных и муниципальных нужд.

С другой стороны, названная статья не указывает на переход к государству исключительного права на объект. Патент сохраняется у прежнего правообладателя. Он вправе сам использовать патентоохраняемый объект и запрещать такое использование всем иным лицам. Правительство РФ лишь ограничивает подобную его монополию, позволяя иному (по отношению к патентообладателю) субъекту использовать разработку.

Таким образом, предусмотренный ст. 1360 ГК РФ механизм обладает одинаковым эффектом с принудительной лицензией: расширяется число лиц, использующих разработку, при сохранении у правообладателя патента. Правительство вторгается в патентную монополию иного субъекта, позволяя использовать разработку.
Зарубежный опыт. В США и ЕС (а также с недавнего времени и в развивающихся государствах – Индии и Китае) институт принудительной лицензии применяется главным образом в соответствии с доктриной основного ресурса (essential facilities doctrine).

Речь идет о запатентованных решениях, которые необходимы для производства комплексного инновационного продукта. При отсутствии доступа к ним иные участники рынка не смогут производить конкурентоспособный продукт . Как было отмечено судом апелляционной инстанции по делу Alaska Airlines, доктрина применяется, когда “одна компания, которая контролирует “необходимый элемент”, отказывает второй компании в разумном доступе к продукту или услуге, который вторая фирма должна получить, чтобы конкурировать с первой” .

Сходным образом данная доктрина была раскрыта Верховным судом США, постановившим по делу Otter Tail Power Co.: “…компания, контролирующая инфраструктуру и активы, которые другие компании могут использовать для того, чтобы конкурировать, обязана предоставить лицензию”.

Прежде всего к подобным существенным элементам относят патенты, включенные в стандарт (standard essential patent). Как отметил Европейский институт стандартизации в области телекоммуникации (ETSI), при отсутствии таких патентоохраняемых решений невозможно по техническим основаниям, принимая во внимание нормальную техническую практику и существующий на момент принятия стандарта уровень развития техники, производить, продавать, ремонтировать, эксплуатировать и иным образом распоряжаться устройством или методом, соответствующим стандарту.

На рынках комплексных инноваций (телекоммуникации, цифровые технологии, аудиовизуальные и компьютерные технологии) активно разрабатываются и принимаются стандарты – набор технических спецификаций, которым должны соответствовать производимые продукты или процессы . Стандарты определяют оптимальную совокупность характеристик и элементов, необходимых для создания конкретного продукта и его взаимодействия с иными продуктами, обеспечивая тем самым совместимость и функциональность сложных технологических систем.

Очевидно, что, когда речь идет об инновационных продуктах, необходимыми элементами таких стандартов часто становятся патентоохраняемые разработки. Возникает вопрос: как обеспечить доступ всех участников рынка к таким технологиям? Правообладатели, как правило, заинтересованы во включении их объектов в стандарт.

Стандарт – необходимый патент приобретает значительную ценность не сам по себе, а как важный, незаменимый элемент комплексной инновации. Доходы патентообладателя возрастают по мере увеличения числа компаний, основывающих свой продукт на соответствующей разработке.

У патентообладателей в такой ситуации существует большой соблазн поднять роялти и (или) установить для потенциальных лицензиатов дополнительные обязательства, получив тем самым сверхвыгоду. Если иные участники рынка хотят производить продукт, соответствующий стандарту, они будут вынуждены пойти на такие условия либо отказаться от своего бизнеса. Очевидно, что оппортунистическое поведение патентообладателя негативно сказывается и на конкуренции, и на инновационном развитии. Оно должно пресекаться.

Патентообладатели при включении их разработок в стандарт принимают на себя так называемые (F)RAND-обязательства . (F)RAND-обязательства могут быть зафиксированы применительно к конкретным стандартам в специальных документах, устанавливающих стандарты организаций. Так, например, Международный телекоммуникационный союз принял документ “Общая патентная политика”.

В соответствии с данным документом “патент, включенный в стандарт, должен быть доступным для всех без каких-либо ограничений”. Любой правообладатель при включении в стандарт должен сделать декларацию о своей готовности предоставлять лицензии иным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условияv.

Обязательства (F)RAND нацелены на то, чтобы предотвращать прямой отказ от выдачи лицензии или установление в договоре чрезмерных роялти или иных невыгодных условий, которые фактически означают невозможность заключения сторонами соглашения. В связи с этим (F)RAND-обязательства включают в себя обещание правообладателя добросовестно вести переговоры со всеми компаниями, желающими применять стандарт в своей деятельности, о заключении лицензионного договора.

В доктрине не всегда проводится разграничение между требованиями разумности и справедливости. Считается, что термин “справедливость” больше свойствен праву Европейского союза. В США устанавливающие организации, как правило, требуют от правообладателей соблюдать принципы (F)RAND .

Требования разумности и справедливости не налагают конкретных ограничений на лицензиара в отношении фактического уровня роялти или любых других условий. Конкретные условия в конечном итоге определяются сторонами. Если все-таки разграничивать данные принципы, то следует отметить, что разумность характеризует главным образом обоснованность размера вознаграждения за предоставление лицензии в отношении необходимого для стандарта патента.

Требование справедливости касается преимущественно различных ограничений и дополнительных требований, которые предъявляются к лицензиатe. Требование недискриминационных условий (non-discriminatory) предполагает, что условия выдачи лицензий должны быть изначально равными для всех лицензиатов. Патентообладатель не может менять их произвольно .

Нарушение правообладателями подобных обязательств: отказ выдать лицензию, установление несправедливых и неразумных условий – является основанием для выдачи принудительной лицензии либо отказа в защите исключительного права (при обращении правообладателем с иском к потенциальному лицензиату).
Вмешательство в сферу господства правообладателя в таком случае можно объяснить несколькими причинами.

Отказ в предоставлении лицензии на условиях (F)RAND противоречит основному назначению патентных прав – стимулированию инновационной деятельности. Один “стандарт – необходимый патент” может блокировать производство комплексного продукта, объединяющего в себе сотни – тысячи разработок других лиц .

Иными словами, реализация права одного приведет к невозможности коммерциализации объектов (в том числе патентоспособных) иных лиц и нарушению конкуренции. Если при этом вести речь о сфере, где существенные патенты принадлежат разным лицам, то неспособность одного договориться может привести к прекращению производства соответствующих продуктов.

В то же время включение патента в стандарт с последующим предоставлением всем иным лицам (F)RAND-лицензий (в том числе в принудительном порядке) не нарушит правомерных коммерческих интересов патентообладателя. Напротив, патентообладатели в таком случае могут рассчитывать на стабильный поток отчислений от всех участников данного рынка.

Весьма показателен в рассматриваемом аспекте спор Microsoft v. Motorola . В конце октября 2010 г. Motorola направила Microsoft два письма, предлагая заключить лицензионное соглашение в отношении ее патентоохраняемых разработок, включенных в стандарты H.264 и 802.11 .

Предложенный компанией Motorola проект лицензионного договора предусмотрел обязанность Microsoft выплачивать Motorola за использование патентоохраняемых объектов 2,25% от стоимости окончательного продукта (игровой консоли Xbox, системы Microsoft Windows) вне зависимости от того, использовал ли лицензиат все патентоохраняемые объекты.

Компания Microsoft подала иск о нарушении Motorola своих (F)RAND-обязательств.
Суд удовлетворил данные требования Microsoft. Он исходил из того, что подготовленный ответчиком проект лицензионного соглашения включал в себя несправедливые условия. Обозначенный размер роялти был завышен. Обладателями существенных для стандартов H.264 и 802.11 патентов являются более 140 компаний.

Если каждая из них установит подобный предложенному Motorola размер роялти, то общая сумма выплачиваемых Microsoft платежей превысит стоимость предлагаемых им товаров.

Суд определил справедливые максимально возможные роялти, которые Microsoft должен выплачивать Motorola за использование входящих в стандарт разработок: 0,16389 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт H.264, и 0,195 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт 802.11.