Проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки

Проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента с описанием, не соответствующим требованию подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которому заявка должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В результате проведенной проверки описание, не в полой мере соответствующее указанному требованию, может быть дополнено информацией, содержащейся в других документах, представленных на дату подачи заявки на изобретения, т.е. в формуле изобретения, чертежах и заявлении о выдаче патента, если такая корректировка описания позволит признать его соответствующим требованию подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ.

При проведении проверки, как и проведении всей экспертизы по существу, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографии и учебниках (п. 36 Требований ИЗ).

Гипотетическая фигура специалиста введена в патентное законодательство для характеристики уровня технических знаний, которыми должен обладать эксперт, проводящий экспертизу по существу. Знания гипотетического специалиста – это уровень знаний, с “высоты” которых следует проводить все проверки при проведении экспертизы по существу. Такой подход полностью соответствует мировой практике.

Проверка достаточности раскрытия сущности изобретения тесно взаимосвязана:

  • с проверкой соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которым формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании (см. ниже);
  • с проверкой соответствия заявленного в качестве изобретения объекта, выраженного формулой изобретения, предложенной заявителем, условию патентоспособности “техническое решение” (п. 1 ст. 1350 ГК РФ) (см. ниже).

Взаимосвязь обусловлена тем, что требования, предъявляемые при проведении всех трех проверок, частично налагаются. Все три проверки базируются на выявлении совокупности существенных признаков заявленного изобретения по результатам тщательного исследования всех документов заявки, представленных на дату подачи заявки (за исключением реферата). Отличие проверок состоит в том, что в рамках каждой из них проверяется соблюдение своего отдельного комплекса требований, предъявляемых соответственно:

  • к описанию изобретения;
  • к формуле изобретения;
  • к объекту, заявленному в качестве изобретения (требование “техническое решение”).

Целесообразно сначала проводить проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки и одновременно проверку соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, а затем – проверку соответствия заявленного в качестве изобретения объекта, выраженного формулой изобретения, предложенной заявителем, требованию “техническое решение”.

В результате проверки достаточности раскрытия сущности изобретения эксперт должен убедиться в том, что в описании или иных документах заявки:

  1. раскрыты сведения о назначении изобретения;
  2. раскрыта сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу;
  3. приведены сведения об изобретении, показывающие, как может быть осуществлено изобретение (как минимум один пример осуществления изобретения), содержащие экспериментальные данные или теоретические обоснования, подтверждающие возможность реализации назначения изобретения и достижения технического результата.

Если сущность изобретения охарактеризована признаками, выраженными общими понятиями, т.е. сочетаниями слов, выражающими функцию, свойство продукта, средства, методы, применяемые при осуществлении способа, возможность реализации назначения и достижения технического результата должна быть показана для частных случаев осуществления изобретения с применением конкретных средств и методов.

Если для характеристики признака использованы альтернативные понятия или диапазоны значений параметров, возможность реализации назначения и достижения технического результата должна быть показана для всех альтернатив или во всем диапазоне значений параметров.

Проверка проводится с учетом правил составления описания изобретения, установленных п. п. 36 – 51 Требований ИЗ. Проверка соблюдения требования достаточности раскрытия изобретения включает следующие три этапа.

Первый этап. При проверке наличия в документах заявки сведений о назначении изобретения устанавливается, предусмотрено ли вообще использование изобретения в какой-либо из отраслей деятельности. Как правило, сведения о назначении изобретения раскрыты в документах заявки.

В частности, информацию о назначении изобретения можно почерпнуть из названия изобретения, примеров осуществления изобретения, раздела описания “Область техники, к которой относится изобретение” и других разделов описания изобретения. Вместе с тем, если в документах заявки такие сведения на дату подачи заявки не будут представлены, у эксперта появятся основания для вывода о несоответствии документов заявки требованию достаточности раскрытия.

Изменить такой вывод, запросив соответствующие сведения у заявителя, нельзя, так как сведения о назначении изобретения должны быть раскрыты в документах заявки на дату ее подачи. По заявке в таком случае должно быть принято решение об отказе в выдаче патента.

Второй этап. При проверке наличия в документах заявки сведений, раскрывающих сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, исследуется в первую очередь раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения”. Общие правила раскрытия сущности изобретения в описании приведены в п. 36 Требований ИЗ.

В частности, в разделе описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” должны быть приведены сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения объективно проявляющегося при использовании изобретения технического результата. В практике экспертизы сущность изобретения определяют короче – это совокупность существенных признаков, достаточная для получения технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явления, свойства, а также технические эффекты, являющиеся следствиями явлений, свойств, объективно проявляющиеся при использовании изобретения в продукте или способе.

Техническая проблема обычно состоит в необходимости достижения технического результата, который может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера и т.п.

Технические результаты, как правило, могут быть охарактеризованы физическими, химическими или биологическими параметрами. Примеры результатов, которые не могут быть признаны техническими, приведены выше, в части, касающейся проверки возможности отнесения изобретения к объектам, которые не являются изобретениями.

Характеристика технического результата должна быть выражена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники. В разделе описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

Если формула изобретения включает несколько совокупностей признаков, каждая из которых обеспечивает достижение своего технического результата, в описании должны быть раскрыты все совокупности признаков, обеспечивающих достижение каждого из результатов отдельно.

Признаки, которыми может быть охарактеризована сущность изобретения в зависимости от продукта или способа, к которому оно относится, существенно различаются. Признаки, относящиеся к устройствам, комплексам, комплектам, химическим соединениям, в том числе низкомолекулярным с установленной структурой, высокомолекулярным с установленной структурой, соединениям с неустановленной структурой, композициям, веществам, полученным, в частности, путем ядерного превращения, способам, штаммам, линиям клеток растений или животных, консорциумам микроорганизмов, клеткам растений или животных, генетическим конструкциям, трансформированным клеткам, трансгенным растениям, животным, способам, приведены в п. п. 37 – 43 Требований ИЗ.

В ходе проверки эксперт должен убедиться в том, что характеристика сущности изобретения, приведенная в разделе описания “Раскрытие сущности изобретения”, включает все существенные признаки продукта или способа, которые влияют на достижение технического результата.

Как правило, этот этап проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в описании осуществляется одновременно с проверкой требований, предъявляемых к формуле изобретения, которая в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ должна ясно выражать сущность изобретения, т.е. также должна включать совокупность существенных признаков изобретения, достаточную для достижения технического результата.

Первый шаг в проведении этой проверки состоит в установлении технической проблемы, техническое решение которой предложено в заявке. Для этого анализируется критика прототипа, выявленного заявителем. Затем экспертом исследуется содержание раздела описания “Раскрытие сущности изобретения”, в котором заявителем должен быть раскрыт ожидаемый от использования изобретения технический результат и раскрыта выявленная заявителем совокупность существенных признаков заявленного изобретения.

Для того чтобы проверить, правильно ли выявлена заявителем совокупность существенных признаков изобретения, эксперт должен установить, следствием какой совокупности признаков продукта или способа является заявленный технический результат. Корректное выполнение этой проверки, как правило, требует от эксперта технических знаний в той области техники, к которой относится заявленное изобретение. Поэтому в ФИПС поданные заявки распределяются по экспертам с учетом их технической квалификации.

После определения совокупности признаков, обусловливающей достижение указанного заявителем технического результата, экспертом устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в разделе описания “Раскрытие сущности изобретения”. При проведении этой проверки одновременно анализируется и формула изобретения.
На практике в подавляющем большинстве заявок на изобретение совокупность существенных признаков, достаточная для достижения указанного заявителем технического результата, бывает раскрыта и в описании, и формуле изобретения полностью.

В том случае, если экспертом установлено, что какой-то существенный признак изобретения не раскрыт в разделе “Раскрытие сущности изобретения” и (или) в формуле изобретения, однако раскрыт в разделе “Осуществление изобретения”, заявителю направляется запрос, в котором предлагается включить этот существенный признак в совокупность существенных признаков, изложенную в разделе описания “Раскрытие сущности изобретения”, и (или) в формулу изобретения (п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

В случае неполного раскрытия совокупности существенных признаков в описании при их наличии в формуле изобретения заявителю в запросе предлагается дополнить описание признаком, раскрытым только в формуле изобретения. Аналогично в случае неполного раскрытия совокупности существенных признаков в формуле изобретения при их наличии в описании заявителю в запросе предлагается дополнить формулу существенным признаком, раскрытым в описании.

Сложнее складывается ситуация, если существенный признак изобретения раскрыт только на чертеже или иных графических изображениях, приложенных к описанию. Дополнение таким существенным признаком формулы изобретения и описания возможно только в том случае, если представление этого признака в графической форме не допускает неоднозначного толкования его содержания.

Однако если существенные признаки, отсутствующие в описании, не будут обнаружены в других документах заявки, то имеются основания для вывода о несоответствии документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Изменить такой вывод возможно только в том случае, если заявитель внесет изменения в указание технического результата, не изменяя заявку по существу (п. 2 ст. 1378 ГК РФ). В частности, заявитель может сообщить, что им решалась также техническая проблема расширения арсенала средств указанного назначения.

Технический результат, ожидаемый от использования такого изобретения, состоит в реализации назначения объекта, к которому относится изобретение. Сущность изобретения, являющегося решением технической проблемы, состоящей в расширении арсенала технических средств определенного назначения, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для реализации назначения объекта, в котором воплощено изобретение.

Например, заявителем заявлено техническое решение, относящееся к велосипеду, при этом в описании не раскрыты ни техническая проблема, решенная изобретателем при усовершенствовании известного велосипеда (прототипа), ни ожидаемый от использования усовершенствованного велосипеда технический результат.

В этом случае экспертам рекомендовано не спешить с выводом о недостаточности раскрытия изобретения в описании, а предложено исходить из того, что изобретатель создал еще один велосипед, отличающийся от других велосипедов использованием иных конструктивных элементов, обеспечивающих реализацию велосипедом своего назначения (т.е. его функционирование в качестве транспортного средства). Дальнейшая проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в таком случае должна проводиться с учетом технического результата, состоящего в реализации назначения.

Иногда возникают ситуации, когда эксперт подвергает сомнению возможность достижения технического результата, так как приведенные в описании сведения, “подтверждающие” возможность получения при осуществлении изобретения заявленного технического результата, не могут быть признаны корректными. Такие сомнения могут возникнуть у эксперта, например, в случае, если технический результат как таковой или объяснение его природы, представленное заявителем, противоречит признанным официальной наукой физическим законам.

Возникшие сомнения эксперт с соответствующими обоснованиями должен направить в адрес заявителя в форме запроса с предложением представить ответы на поставленные вопросы. Если заявитель не представит убедительные доказательства, опровергающие точку зрения эксперта, заявленное изобретение рассматривается как решение технической проблемы, состоящей в расширении арсенала технических средств того назначения, к которому относится заявленное изобретение (см. выше пример с велосипедом).

Третий этап. При проверке наличия в документах заявки сведений, раскрывающих, как может быть осуществлено изобретение с реализацией назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения, исследуется раздел описания изобретения “Осуществление изобретения”.
Общие правила составления этого раздела приведены в п. 45 Требований ИЗ.

В этом разделе должен быть детально описан по крайней мере один пример осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены, и приведены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения заявленного технического результата. В качестве таких сведений должны быть приведены объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Сведения, которые считаются достаточными для подтверждения возможности осуществления изобретения, в большой степени определяются видом продукта или способа, к которому относится заявленное изобретение. Такими продуктами могут быть устройства, комплексы, комплекты, вещества, в том числе химические соединения, химические соединения, полученные с использованием штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, биологически активные соединения, лекарственные средства, препараты, группы химических соединений с установленной структурой, промежуточные соединения, нуклеиновые кислоты, белки, полипептиды или пептиды, выделяемые из природного источника или получаемые иным путем, последовательности нуклеотидов или аминокислот, композиции (смеси, растворы, сплавы, стекла), штаммы микроорганизмов, генетические конструкции.

Раскрытие способов также определяется их спецификой. Имеют свои специфические особенности способы получения группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, способы получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, способы профилактики и (или) лечения определенных заболеваний людей или животных.

Имеются особенности и при раскрытии устройств, способов, веществ по определенному (новому) назначению. Правила подтверждения возможности осуществления изобретений, относящихся к перечисленным продуктам и способам, приведены в п. п. 46 – 51 Требований ИЗ.

Наиболее сложной проверка достаточности раскрытия сущности изобретения является в том случае, если заявителем для характеристики сущности изобретения в описании и в формуле изобретения применены признаки, выраженные общими понятиями. Например, “источник тока”, “модулятор”, “индуктор”, “рефлектор” и т.п. Такие признаки часто можно встретить в формулах изобретений по заявкам, поступающим из стран с развитыми патентными системами, например из США, в которых для выражения функций используются такие сочетания слов, как “средство для…”, “приспособление для…”, “так, чтобы…” и т.п.

Формула изобретения может иметь, например, вид: “Машинка для пришивания пуговиц к ткани, включающая механизм подачи пуговиц, средство для пропускания нити через отверстия пуговиц и закрепления нити на ткани, и механизм подачи участка ткани к пришиваемой пуговице”.

Раздел описания изобретения “Осуществление изобретения” в таких случаях составляется с учетом следующих правил. Осуществление изобретения, сущность которого характеризуется с использованием существенного признака (признаков), выраженного общим понятием, описывается на примерах использования частных форм реализации такого признака, в том числе описываются средства для реализации такого признака или методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения с реализацией назначения, либо указывается на известность таких средств или методов до даты подачи заявки.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, в описании должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения достаточным количеством примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

Таким образом, если сущность изобретения характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в описании должно быть представлено несколько примеров, иллюстрирующих возможность реализации изобретением указанного назначения и возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

Количество примеров Требованиями ИЗ не установлено, однако, как следует из ГК РФ, их количество должно быть достаточным для специалиста в данной области техники, чтобы он мог осуществить изобретение (подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ). В этой оценке важную роль играют знания гипотетического среднего специалиста в данной области техники.

В “идеально” составленной заявке раскрытие сущности изобретения, т.е. совокупности существенных признаков изобретения, изложенной в разделе описания “Раскрытие сущности изобретения”, в том числе с использованием общих понятий, поддерживается примерами осуществления изобретения, приводимыми в разделе “Осуществление изобретения”.

Одновременно примеры осуществления изобретения поддерживают и формулу изобретения, которая должна ясно выражать сущность изобретения и быть основанной на описании (подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ). Формула должна содержать релевантное обобщение приведенных в описании примеров. Однако на практике большинство формул изобретений содержит притязания, превышающие объем притязаний, подтвержденный примерами или одним приведенным в описании примером.

В таких случаях при проверке обоснованности использования общего понятия для характеристики признака изобретения применяется правило: обобщение считается допустимым, если специалист в данной области техники может без труда выбрать конкретное “средство для…”, “приспособление для…” и т.д. при практическом осуществлении изобретения в продукте или способе.

Так, например, специалист в области производства швейных машинок при изготовлении машинки для пришивания пуговиц, воплощающей изобретение, формула которого приведена выше, должен без труда подобрать из числа известных в уровне техники механизмы подачи пуговиц, средства для пропускания нити через отверстия пуговиц и закрепления нити на ткани и механизмы подачи участка ткани к пришиваемой пуговице.

При соблюдении данного условия характеристика признаков общими понятиями может быть признана правомерной. Важно также, чтобы применение всех выбранных конкретных механизмов и средств обеспечивало реализацию изобретением своего назначения и достижение заявленного изобретателем технического результата. Если эти средства хорошо известны в уровне техники, достаточным может быть признан даже один пример реализации изобретения.

И наоборот, если возможность применения частных форм реализации признака, выраженного общим понятием, неочевидна для специалиста в данной области техники, в описании должно быть показано на нескольких примерах, как изобретение можно осуществить с реализацией его назначения и достижением технического результата. Частные формы реализации признака, конкретные средства, методы могут быть раскрыты в описании или может быть указано на их известность в уровне техники до даты подачи заявки.

Таким образом, при проведении проверки достаточности раскрытия изобретения, признаки которого выражены общими понятиями, эксперт должен убедиться в том, что:

  • использование общих понятий обоснованно;
  • в описании показано, что изобретение может быть осуществлено с реализацией его назначения и достижением технического результата при использовании частных случаев реализации признака, охарактеризованного общим понятием.

В результате проверки эксперт может прийти к выводу о том, что не все известные специалисту в данной области техники частные формы реализации признака, выраженного общим понятием, обеспечивают достижение указанного заявителем технического результата и (или) реализацию назначения, и соответственно к выводу о необоснованности использования общего понятия для характеристики признака изобретения.

В этом случае заявителю в запросе предлагается скорректировать характеристику сущности изобретения в описании и формуле изобретения соответственно. Вместо использования общего понятия для характеристики признака и раскрытия сущности изобретения в таком случае заявителю предлагается использовать понятия, характеризующие использование частных форм реализации признака, раскрытые в описании изобретения на дату подачи заявки.

Мнение эксперта в запросе должно быть аргументировано. Если заявитель не докажет, что мнение эксперта ошибочно, и не представит скорректированные формулу и описание, заявка должна быть признана Роспатентом отозванной (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Наличие такого недостатка раскрытия сущности изобретения в описании и формуле изобретения может также послужить основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента по заявке ввиду недостаточности раскрытия изобретения (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Аналогично эксперт поступает и в случае, если заявителем необоснованно использованы в формуле изобретения признаки, выраженные в виде альтернативы или в виде диапазона значений параметров.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования изобретения (“трос или канат”, “проволока или стержень”), должны быть приведены примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность реализации назначения и получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра (“при температуре масла от 110 до 145° C”, “при давлении от 20 до 120 атм.”), должны быть приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность реализации назначения и получения технического результата во всем этом интервале.

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)