Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау)

В соответствии со ст. 1468 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства, которое зависит от сохранения сторонами, а также другими лицами, которым известен секрет производства, конфиденциальности. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).

Дискуссия. В главе о секрете производства данного учебника отмечалось, что секрет производства (ноу-хау) представляет собой особый объект, на который весьма условно можно распространять режим исключительных прав и более точно говорить о фактической монополии на информацию, обладающую признаками конфиденциальности.

В отличие от других объектов исключительных прав в отношении секрета производства в ст. 1465 ГК РФ не определен перечень способов использования, входящих в содержание исключительного права, за исключением использования секрета производства при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.

В связи с тем что содержание исключительного права на секрет производства определено весьма условно, как и сам объект, более целесообразно говорить об отчуждении не исключительного права, а самого секрета производства, поскольку цель договора состоит именно в передаче информации (секрета производства) с определенными ограничительными условиями.

Договор о передаче ноу-хау достаточно изучен наукой <1>, но в то же время существует немало проблем, связанных прежде всего с определением предмета договора и сохранением его конфиденциальности.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на секрет производства являются:

• предмет, который включает в себя описание ноу-хау. Информация, характеристики которой не входят в описание, договором не охраняется;
• условие о конфиденциальности;
• цена.

Договор о передаче ноу-хау является по общему правилу возмездным, так как заключается преимущественно в сфере предпринимательских отношений. При этом оплата может осуществляться различными способами: в виде роялти, паушального платежа или в смешанной форме.

Роялти представляют собой периодические выплаты, зависящие от размера полученного дохода или иных показателей (в процентах от проданных товаров, предоставленных лицензий и т.п.); паушальный платеж представляет собой выплату в твердой денежной сумме.

В связи с тем что секретом производства может выступать информация, обладающая признаками патентоспособности, договор об отчуждении права на получение патента до подачи заявки в Роспатент может включать в себя условия договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (при отчуждении права на получение патента должна быть предоставлена информация, необходимая для подачи заявки), который при отказе в государственной регистрации не сможет быть сохранен в качестве такового, поскольку информация о заявке при ее публикации становится общедоступной. Договор об отчуждении права на получение патента представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.